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唐翠萍诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷

文章来源:神马律师事务所   发布时间:2006-1-2 12:02:39   浏览量:[]

北京市第一中级人民法院

行 政 判 决 书

(2005)一中行初字第438号

  原告唐翠萍,女,汉族,1955年8月24日出生,昆明市官渡区石林防水材料厂业主,住云南省昆明市官渡区白沙河实验鸡场。

  委托代理人李科标,云南当代律师事务所律师。

  被告国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地北京市西城区三里河东路8号。

  法定代表人侯林,主任。

  委托代理人刘国栋,国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  委托代理人何敏,国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  第三人云南新型建筑材料厂,住所地云南省昆明市西郊大普吉。

  法定代表人梁炳昆,厂长。

  原告唐翠萍不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)做出的商评字〔2005〕第0004号《关于第1337817号“石林SHILIN及图”商标争议裁定书》(简称〔2005〕第0004号裁定),在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2005年4月1日受理后,依法组成合议庭,并通知云南新型建筑材料厂作为第三人参加本案诉讼,于2005年7月20日公开开庭进行了审理。原告唐翠萍的委托代理人李科标,被告商标评审委员会的委托代理人刘国栋、何敏到庭参加了诉讼,第三人云南新型建筑材料厂经本院合法传唤未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

  〔2005〕第0004号裁定系商标评审委员会针对云南新型建筑材料厂于2000年8月16日提出的撤销第1337817号“石林SHILIN及图”商标(简称争议商标)的申请做出的。商标评审委员会在该裁定中认为:

  云南新型建筑材料厂请求以修改前的商标法第二十七条第一款及商标法实施细则第二十五条第一款第(2)项的规定撤销争议商标。上述规定体现在现行商标法第四十一条第二款及第十三条、第三十一条的规定之中。本案在案证据虽尚不足以证明“石林牌SHILIN及图”商标在争议商标注册前已成为驰名商标,但可以证明“石林牌SHILIN及图”商标由昆明建筑材料厂较早开始使用,长期以来在云南省建材行业已形成一定知名度。云南新型建筑材料厂作为昆明建筑材料厂全部破产财产的购买人,在收购原厂所有资产的基础上继续在油毡产品上使用“石林牌SHILIN及图”商标,属于对原厂使用在先并有一定影响商标的正当承继,其商标使用权应当依法予以保护。河北省蠡县志远油毡厂(简称志远油毡厂)注册的争议商标与“石林牌SHILIN及图”商标相比,主体文字和商标外观基本相同,仅去掉了一个“牌”字。该厂在获得商标专用权后仅四个月(2000年3月21日)即提出注册商标转让申请,将争议商标转让予与云南新型建筑材料厂同处一地的昆明市官渡区关上兴达防水材料经营部(简称关上兴达经营部),在商标局核准转让注册之前又向昆明市中级人民法院提起商标侵权诉讼,向云南新型建筑材料厂要求50万元的经济赔偿。上述事实说明,志远油毡厂注册商标的主观意图并非善意使用,而是利用他人具有一定影响的商标转让牟利以及利用注册商标索取高额赔偿,其行为明显具有不正当竞争的主观恶意,客观上已使云南新型建筑材料厂的正当权益受到损害。因此,争议商标的注册已构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。综上,商标评审委员会依据现行商标法第三十一条、第四十一条第二款和第四十三条的规定,裁定云南新型建筑材料厂对第1337817号“石林SHILIN及图”商标所提撤销理由成立,第1337817号注册商标予以撤销。

  原告唐翠萍不服〔2005〕第0004号裁定,在法定期限内向本院提起行政诉讼。其诉称:一、被告适用法律错误。被告违反了现行商标法于2001年12月1日施行的规定,现行商标法没有溯及力。二、昆明建筑材料厂使用“石林牌SHILIN及图”商标的油毡产品曾经有过一段时间、一定范围内的市场,但随着昆明建筑材料厂的衰退破产,该商标不可能保持知名度。云南新型建筑材料厂购买昆明建筑材料厂后没有创造过市场,甚至一直处于半停产、停产状态。所以,“石林牌SHILIN及图”商标在争议商标申请注册时已无知名度。三、被告没有查清志远油毡厂在申请注册商标前后已经在全国各地开发了市场,代理销售该产品的关上兴达经营部因外包装问题多次被处罚后,才依法向志远油毡厂申请转让争议商标的客观事实。被告没有查清本案的客观事实,从而得出错误结论,并错误地将志远油毡厂依法行使权利的行为及原告依法取得商标专用权的行为认定为违法。综上,原告请求人民法院判决撤销被告做出的〔2005〕第0004号裁定。

  被告商标评审委员会辩称:一、原告唐翠萍并非〔2005〕第0004号裁定的当事人,原告的起诉不应当被受理,请求人民法院裁定驳回原告的起诉。二、被告做出的〔2005〕第0004号裁定认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法,请求人民法院予以维持。1、第三人提出撤销争议商标的理由属于修改后商标法第十三条和第三十一条规定的内容,被告根据《商标评审规则》第九十九条的规定,依据修改后商标法的相应条款进行评审符合法律规定。2、现行商标法第三十一条的规定是基于维护公平竞争的市场环境,对有一定影响的在先使用商标进行保护,是对申请在先原则的补充。“石林牌SHILIN及图”商标是原昆明建筑材料厂在油毡等商品上自20世纪80年代开始使用的商标,该商标在云南省建材行业形成了一定的知名度。虽然原昆明建筑材料厂因经营管理不善被宣告破产,但商标的市场价值以及其在市场上产生的影响不会因为企业在法律上的终结而随即消失。第三人通过破产拍卖正当承继“石林牌SHILIN及图”商标,并继续在原产品上使用。在此情况下,该商标在市场上的影响得以延续。因此,“石林牌SHILIN及图”作为他人在先使用并有一定影响的商标,仍应当依法予以保护。3、争议商标的原注册人系出于恶意以不正当手段进行注册。“以不正当手段抢先注册”是指申请人申请注册有一定影响商标的主观意图、市场行为及后果具有不正当性。志远油毡厂在获得商标专用权后仅四个月即提出注册商标转让申请,将争议商标转让给与第三人同处一地的关上兴达经营部,在商标局核准转让注册之前又向昆明市中级人民法院提起商标侵权诉讼,向第三人要求50万元的经济赔偿。从上述事实可见,志远油毡厂注册争议商标的主要目的并非作为自己的产品标识正当使用,而是利用争议商标进行转让和要求赔偿以牟取不正当利益,其注册目的已非善意使用,其行为明显具有不正当竞争的主观恶意,客观上已使第三人正当的权益受到损害。综上,被告请求人民法院维持〔2005〕第0004号裁定。

  第三人云南新型建筑材料厂未向本院提交书面意见。

  本院经审理查明:

  1998年6月29日,志远油毡厂在第20类油毡商品上申请注册“石林SHILIN及图”商标(即争议商标)。1999年11月28日,争议商标被核准注册,注册号为第1337817号,注册有效期限自1999年11月28日至2009年11月27日。

  2000年8月16日,云南新型建筑材料厂依据修改前的商标法第二十七条第一款及商标法实施细则第二十五条第一款第(2)项的规定对争议商标提出撤销申请,理由是其在油毡产品上使用“石林牌SHILIN及图”商标有20年的历史,该商标享有很高的知名度,志远油毡厂注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,属于恶意抢注行为。同时,云南新型建筑材料厂提交了9份证据,其中8份证据如下:1、云南省轻工业进出口公司(原中国土畜产进出口公司云南省土产分公司)原核准注册的第200485号“石林牌SHILIN及图”商标注册证复印件。2、云南省昆明市中级人民法院(简称昆明市中级人民法院)(1997)昆法经初字第51-4号民事裁定书复印件。3、云南新型建筑材料厂购买昆明建筑材料厂协议复印件。4、昆明建筑材料厂在油毡等商品上申请注册“石林SHILIN及图”商标的申请书及国家工商行政管理局商标局(简称商标局)的核驳通知书复印件。5、“石林”牌350#石油沥青纸胎油毡产品鉴定证书及质量标准复印件。6、全国工业产品生产许可证(“石林”牌350#石油沥青纸胎油毡)复印件。7、1991年省优质产品证书及相关材料。相关材料包括1993年8月出版的《云南建材》、1994年编辑的《云南企业名录》、1994年第1期《中外交流》月刊及1995年3月出版的《中国建筑材料工业概览》(天津、云南、湖北、江西分册)。8、用户证明。

  针对云南新型建筑材料厂的申请,志远油毡厂及关上兴达经营部均提交了书面答辩,请求维持争议商标的注册,关上兴达经营部还提交了三份证据,包括:1、核准转让注册商标证明。2、昆明市中级人民法院(2000)昆法经初字第276号民事判决书复印件。3、云南省高级人民法院(2000)云高经终字第302号判决书复印件。昆明市官渡区石林防水材料厂(简称石林防水材料厂)经被告公告送达相关材料,在规定的期限内没有答辩到案。

  2005年1月5日,商标评审委员会做出〔2005〕第0004号裁定。

  商标评审委员会在〔2005〕第0004号裁定中查明且原告没有异议的事实包括:

  1、云南省轻工业品进出口公司(原名中国土畜产进出口公司云南省土产分公司)于1983年10月30日经商标局核准注册“石林牌SHILIN 及图”商标,该商标的注册号为第200485号,有效期限自1983年10月30日至1993年10月29日,指定使用于瓷质墙地砖、油毡、油毡纸。该商标有效期满后未进行续展注册,其商标专用权已丧失。

  2、云南省轻工业品进出口公司在“石林牌SHILIN 及图”商标专用权存续期间一直许可昆明建筑材料厂在其生产的油毡产品上使用,商标有效期满后双方协商同意由昆明建筑材料厂重新申请注册并继续使用。

  3、1985年2月,昆明建筑材料厂生产的石林牌350#石油沥青纸胎油毡经云南省建材公司组织的产品鉴定,同意组织批量生产。1991年11月,该产品被云南省优质产品评选委员会评为优质产品。1993年2月28日,国家建筑材料工业局向昆明建筑材料厂颁发了石林牌350石油沥青纸胎油毡的《全国工业产品生产许可证》。1993年8月出版的《云南建材》、1994年第1期《中外交流》月刊、1994年编辑的《云南企业名录》及1995年3月出版的《中国建筑材料工业概览》(天津、云南、湖北、江西分册)曾刊登昆明建筑材料厂的企业介绍和产品宣传,介绍其主要产品为“石林牌”石油沥青纸胎和熟石膏粉等。

  4、1995年9月4日,昆明建筑材料厂在国际分类第19类油毡、石膏粉等商品上向商标局申请注册“石林SHILIN及图”商标。商标局以该申请商标与中国五金矿产进出口公司云南分公司在石膏粉商品上已注册的76266号“石林”商标相同为由驳回。

  5、1997年7月31日,云南新型建筑材料厂作为乙方与作为甲方的昆明建筑材料厂破产清算组签订了《云南新型建筑材料厂购买昆明建筑材料厂协议》。该协议第三条规定,甲方负责将昆明建筑材料厂的现有房产、土地使用权、债权、设备和其他资产及相关档案资料(包括技术资料)移交乙方,并协助乙方办理有关过户、变更手续。

  6、1997年8月20日,昆明建筑材料厂经昆明市中级人民法院依法宣告破产。

  7、2000年5月28日争议商标经商标局核准转让予关上兴达经营部,转让公告刊登于第749期《商标公告》。2003年2月争议商标经商标局核准转让给石林防水材料厂,转让公告刊登于第872期《商标公告》。

  8、2000年5月23日志远油毡厂以云南新型建筑材料厂侵犯商标权为由向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求云南新型建筑材料厂赔偿其经济损失50万元。2000年10月17日云南省高级人民法院做出终审判决,判决云南新型建筑材料厂停止侵犯争议商标专用权,但没有支持志远油毡厂的赔偿请求。

  另查明,1994年编辑的《云南企业名录》及1995年3月出版的《中国建筑材料工业概览》(天津、云南、湖北、江西分册)在介绍昆明建筑材料厂时提到其主要产品包括石林牌石油沥青纸胎油毡系列产品,但未附该产品的图片。1993年8月出版的《云南建材》及1994年第1期《中外交流》月刊附有石林牌350#石油沥青纸胎油毡产品的图片。昆明市中级人民法院1997年5月16日做出的(1997)昆法经初字第51-4号民事裁定书在“经审理确认”部分载明:昆明市建筑材料厂自1993年至1997年3月31日,已累计亏损17 833 000元;••••••由于巨额亏损得不到弥补,该厂已无法进行正常的生产经营活动。••••••该厂负债已超出该厂的资产价值。该裁定书宣告昆明建筑材料厂破产还债。

  关上兴达经营部及石林防水材料厂均为个体工商户,营业执照上登记的经营者均为唐翠萍。

  在本案开庭审理过程中,被告认为,根据《商标评审规则》第九十九条的规定,被告适用现行商标法第三十一条的规定进行评审并无不当。对此,原告认为,《商标评审规则》是部门规章,不能改变法律的规定。原告对争议商标与“石林牌SHILIN 及图”商标近似没有异议。被告主张证明“石林牌SHILIN及图”商标有一定知名度的证据包括第三人在评审阶段提交的证据5、6、7。同时,被告向本院提交了第三人在商标评审过程中提交的用户证明。此外,原告还向本院提交了其在商标评审阶段没有提交的8份证据。第三人也向本院提交了其在商标评审阶段没有提交的3份证据。

  上述事实,有第1337817号商标注册证、《商标公告》、个体工商户营业执照、〔2005〕第0004号裁定、关上兴达经营部在商标评审阶段提交的证据1-3、第三人在商标评审阶段提交的证据1-3、证据5-8及证据4中的昆明建筑材料厂在油毡等商品上申请注册“石林SHILIN及图”商标的申请书及当事人陈述等证据在案佐证。

  本院认为:

  一、原告能否提起本案诉讼。

  最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第九十七条规定,人民法院审理行政案件,可以参照民事诉讼的有关规定。最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第46条规定,在诉讼中,个体工商户以营业执照上登记的业主为当事人。由于原告系石林防水材料厂的业主,其提起本案诉讼符合法律规定。被告的主张没有法律依据,本院不予支持。

  二、被告在本案审理过程中提交的〔2005〕第0004号裁定没有涉及的证据以及原告和第三人新提交的证据能否予以考虑。

  《中华人民共和国行政诉讼法》第五条规定,人民法院审理行政案件,对具体行政行为是否合法进行审查。本案是商标行政案件,本院在本案中应当审查被告做出的〔2005〕第0004号裁定是否符合法律规定,即审查被告做出该裁定是否具有事实依据和法律依据,评审结论是否正确。由于被告做出的〔2005〕第0004号裁定没有对第三人提交的用户证明进行评审,也没有且不可能涉及到原告及第三人在诉讼程序中向本院提交的新证据,故前述证据并非被告做出〔2005〕第0004号裁定的依据,其不应当作为审查该裁定是否合法的依据,因此上述证据不属于本院的审理范围。

  三、被告在〔2005〕第0004号裁定中适用法律是否正确。

  《商标评审规则》是国家工商行政管理总局依据商标法和商标法实施细则制定的部门规章,是被告依法行政的根据和标准。在《商标评审规则》与相关法律规定并无冲突的情况下,人民法院在审理涉及商标评审的行政案件中可以参照适用。

  《商标评审规则》第九十九条规定,对商标法修改决定于2001年12月1日施行前发生,属于修改后商标法第四条、第五条、第八条、第九条第一款、第十条第一款第(二)、(三)、(四)项、第十条第二款、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条所列举的情形,商标评审委员会在商标法修改决定施行后进行评审的,依据修改后《商标法》的相应规定进行评审;属于其他情形的,商标评审委员会适用修改前商标法的相应规定进行评审。最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条也做出了同样的规定。由于争议商标的注册时间在现行商标法实施前,而被告是在现行商标法施行后进行的评审,故被告应否适用现行商标法进行评审的关键在于争议商标的注册是否属于上述《商标评审规则》第九十九条规定的应当适用现行商标法进行评审的情形。第三人提出撤销争议商标申请的法律依据是修改前的商标法第二十七条第一款及商标法实施细则第二十五条第一款第(二)项。上述修改前商标法和商标法实施细则的规定相应地体现在现行商标法第十三条、第四十一条第二款及第三十一条中。从现行商标法第十三条及第三十一条的规定可见,现行商标法把修改前商标法及商标法实施细则规定的公众熟知的商标分为驰名商标和有一定影响的商标分别予以规定,并没有超出修改前商标法规定的范围,故适用现行商标法第十三条及第三十一条的规定不会损害当事人的权益。由于第三人请求撤销争议商标的理由涉及修改后商标法第十三条、第三十一条的规定,属于《商标评审规则》第九十九条规定的应当适用现行商标法进行评审的情形,被告适用现行商标法的相应规定进行评审并无不当,原告关于被告适用法律错误的主张没有法律依据,本院不予支持。

  四、争议商标的注册是否已经构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。

  现行商标法第三十一条规定,申请注册商标不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。就本案而言,判断争议商标的注册是否违反现行商标法第三十一条的规定的关键在于:在争议商标的申请日,他人已经使用的商标是否具有一定的影响。

  由于本案第三人是撤销争议商标的申请人,其主张在争议商标申请注册前,其使用在油毡产品上的“石林牌SHILIN及图”商标已构成有一定影响的商标,故其有责任提供证据证明其主张。根据本院查明的事实,昆明建筑材料厂在油毡产品上使用“石林牌SHILIN及图”商标已有一定的历史,且在二十世纪九十年代初获得过一次省级荣誉,同时还在刊物上做过两次油毡产品的广告,因此可以认定昆明建筑材料厂在油毡产品上使用的“石林牌SHILIN及图”商标在1994年于云南省范围内有一定的影响。但是,第三人在商标评审过程中并没有提交证据证明自1995年3月之后到争议商标申请日的1998年6月29日之间长达三年多的时间里,昆明建筑材料厂及云南新型建筑材料厂在油毡产品上使用了“石林牌SHILIN 及图”商标。而且,昆明建筑材料厂自1993年起开始亏损,1997年8月20日破产。通常情况下,在先使用的具有一定影响的未注册商标如果要保持其影响力,需要商标使用者持续在产品上使用并做适当的宣传。否则,其影响力会逐渐减弱乃至消失。由于第三人没有提供证据证明“石林牌SHILIN 及图”商标在1995年3月之后仍在油毡产品上使用或进行过广告宣传,故现有证据无法证明在争议商标申请日,“石林牌SHILIN 及图”商标仍具有一定的影响。因此,争议商标的注册并未违反现行商标法第三十一条的规定。

  综上所述,被告没有考虑现有证据无法证明“石林牌SHILIN 及图”商标在1995年3月至1998年6月29日存在使用或广告宣传的情况,错误地得出争议商标的注册违反了现行商标法第三十一条规定的结论。因此,被告做出的〔2005〕第0004号裁定认定事实不清,适用法律错误,应当予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1、2目之规定,本院判决如下:

  撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字〔2005〕第0004号《关于第1337817号“石林SHILIN及图”商标争议裁定书》。

  案件受理费1000元,由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担(于本判决生效之日起7日内交纳)。

  如不服本判决,各方当事人可在本判决书送达之日起15日内,向本院提交上诉状并交纳上诉案件受理费1000元(开户行:中国工商银行北京市分行黄楼支行,户名:北京市第一中级人民法院,帐号:144537-48),上诉于北京市高级人民法院。

  

  

  

  

                     审  判  长    姜  颖

                     代理审判员    江建中

                     代理审判员    赵  明

  

  

  二 ○ ○ 五 年 九 月 二 十 二 日

  

  

                     书  记  员    佟  姝

  

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